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El 11 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (TJUE) public\u00f3 en su portal la Sentencia de su Sala Cuarta en el Asunto C-361\/22 (Inditex c. Buongiorno), en relaci\u00f3n con una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial planteada por el Tribunal Supremo espa\u00f1ol.<\/p>
El litigio principal enfrenta a Inditex con la empresa Buongiorno Myalert que en 2010 para publicitar sus servicios de informaci\u00f3n en Internet ofrec\u00eda como obsequio la participaci\u00f3n en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta \u201ctarjeta regalo de ZARA\u201d. En dicha campa\u00f1a publicitaria el suscriptor ve\u00eda aparecer en la pantalla el signo \u00abZARA\u00bb enmarcado en un rect\u00e1ngulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo. Inditex, como titular de la marca ZARA ejercit\u00f3 acciones de violaci\u00f3n de marca contra dicho prestador de servicios al considerar que Buogiorno en su campa\u00f1a publicitaria se hab\u00eda aprovechado del renombre de la marca y hab\u00eda causado un perjuicio a dicho renombre.<\/p>
El Tribunal Supremo espa\u00f1ol consider\u00f3 necesario plantear una cuesti\u00f3n prejudicial al TJUE, debido a la diferente redacci\u00f3n de las \u00faltimas Directivas europeas en materia de marcas en relaci\u00f3n con el uso referencial de una marca ajena previsto en el art\u00edculo 37 de la Ley de Marcas (el uso que realiza una persona de la marca de un tercero, para referirse a sus productos o servicios) y, en concreto, a sus requisitos de licitud, esto es, en qu\u00e9 casos est\u00e1 permitido este uso.<\/p>
En efecto, el Tribunal Supremo espa\u00f1ol, \u00f3rgano remitente, se\u00f1ala que, en el art\u00edculo 14.1.c) de la vigente Directiva (UE) 2015\/2436, se menciona como l\u00edcita una conducta general, a saber, \u00abdesignar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca, o [\u2026] hacer referencia a los mismos<\/em>\u00bb, seguida de la expresi\u00f3n \u00aben particular<\/em>\u00bb, y a continuaci\u00f3n se menciona una conducta m\u00e1s espec\u00edfica, a saber, \u00abcuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio<\/em>\u00bb. Dado que el art\u00edculo 6.1.c) de la anterior Directiva 89\/104 solo hac\u00eda referencia a la conducta m\u00e1s espec\u00edfica, el Tribunal Supremo espa\u00f1ol alberga dudas en cuanto al alcance de la referencia a la conducta general introducida en el art\u00edculo 14.1.c) de la Directiva 2015\/2436 y desea que se dilucide si se trata de una explicitaci\u00f3n de algo que figuraba impl\u00edcitamente en el art\u00edculo 6.1.c) de la Directiva 89\/104 o si el \u00e1mbito de los usos \u00abreferenciales\u00bb fue ampliado por la Directiva 2015\/2436.<\/p> Por ello, el Tribunal Supremo espa\u00f1ol pregunt\u00f3 al TJUE lo siguiente:<\/p> \u00bfDebe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89\/104\/CE en el sentido de entender impl\u00edcitamente incluida en el l\u00edmite al derecho de marca la conducta m\u00e1s general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015\/2436: uso \u00ab(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos\u00bb?<\/em><\/p> Hay que tener en cuenta sin embargo que el art\u00edculo 37, letra\u00a0c), de la Ley de Marcas, en su versi\u00f3n inicial, aplicable ratione temporis<\/em> a los hechos del litigio principal, constitu\u00eda la transposici\u00f3n del art\u00edculo 6.1.c) de la Directiva 89\/104, que fue sustituido por el art\u00edculo 6.1.c) de la posterior Directiva 2008\/95. Si bien el tenor de la disposici\u00f3n no fue sustancialmente modificado, el Tribunal de Justicia considera necesario reformular la cuesti\u00f3n prejudicial, para referirla al art\u00edculo 6.1.c) de la Directiva 2008\/95 y no al mismo numeral de la Directiva 89\/104\/CE:<\/p> 42.- [\u2026] es necesario reformular la cuesti\u00f3n prejudicial denotando que lo que pregunta dicho \u00f3rgano jurisdiccional es, en esencia, si el art\u00edculo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008\/95 debe interpretarse en el sentido de que se <\/em>refiere<\/em> a cualquier uso de la marca en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico por un tercero, conforme a las pr\u00e1cticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, o solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero.<\/em><\/p> Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que el alcance del art\u00edculo 6.1.c) de la Directiva (UE) 2008\/95 \u201ces m\u00e1s limitado que el del art\u00edculo 14.1.c), de la Directiva (UE) 2015\/2436, en la medida en que dicho art\u00edculo 6.1.c) se refiere solamente al uso de la marca en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico cuando \u00e9ste sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio<\/em>\u201d (apdo. 47).<\/p> Y puntualiza que el objetivo del art\u00edculo 6.1.c) de la Directiva (UE) 2008\/95 era \u201cpermitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al p\u00fablico, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o el servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del v\u00ednculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca<\/em>\u201d (apdo. 51).<\/p> Asimismo, aclara que el esp\u00edritu y finalidad de la nueva Directiva (UE) 2015\/2436 fue introducir una limitaci\u00f3n de los efectos de la marca dirigida con car\u00e1cter general al uso referencial y ampliar el alcance de la limitaci\u00f3n, establecida actualmente en su art\u00edculo 14.1.c), y no de proponer una mera aclaraci\u00f3n o delimitaci\u00f3n del art\u00edculo 6.1.c), de la anterior Directiva 89\/104.<\/p> Con base en esta fundamentaci\u00f3n, el Tribunal de Justicia da respuesta a la cuesti\u00f3n prejudicial declarando que:<\/p> El art\u00edculo 6, apartado 1, letra\u00a0c), de la Directiva 2008\/95\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximaci\u00f3n de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de\u00a0que se refiere a un uso de la marca en el tr\u00e1fico econ\u00f3mico por un tercero, conforme a las pr\u00e1cticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente<\/u> cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero<\/u>.<\/em><\/strong><\/p> Seg\u00fan esta interpretaci\u00f3n, el uso de la marca ZARA realizado por Buongiorno (que no era \u2018necesario\u2019 para designar el destino de sus servicios de informaci\u00f3n a trav\u00e9s de Internet y de la red de telefon\u00eda m\u00f3vil), no estar\u00eda amparado por el uso referencial previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 2008\/95\/CE, que era la norma aplicable en el momento en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados.<\/p> Ahora bien, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo espa\u00f1ol (\u00f3rgano nacional remitente), aplicar ahora este criterio interpretativo al art\u00edculo 37.1.c) de la Ley de Marcas espa\u00f1ola, en consonancia con la referida disposici\u00f3n que transpone de la Directiva 2008\/95\/CE. Y, en definitiva, determinar si, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto principal, Buongiorno, mediante la referida campa\u00f1a publicitaria que lanz\u00f3 en 2010 hizo un uso de la marca ZARA prohibido por el art\u00edculo 34 de la Ley de Marcas y, en tal caso, apreciar, a la vista del art\u00edculo 6.1 de la Directiva 2008\/95\/CE, si tal uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se hab\u00eda realizado conforme a las pr\u00e1cticas leales en materia industrial o comercial.<\/p> Por Ra\u00fal Bercovitz<\/a>\u00a0 y Francisco Arroyo<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal de Justicia de la UE dicta Sentencia en el Asunto C-361\/22 (Inditex c. 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