El Abogado General Sr. Szpunar emite sus Conclusiones en el Asunto C-361/22 (Inditex c. Buongiorno), sobre los requisitos de licitud del uso de marcas ajenas

Ayer 7 de septiembre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó en su portal las conclusiones del Abogado General Sr. Szpunar en el Asunto C-361/22 (Inditex c. Buongiorno), en relación con una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español.

El litigio principal enfrenta a Inditex con la empresa Buongiorno Myalert que para publicitar sus servicios de información en Internet ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta tarjeta regalo de ZARA, cuya imagen se presentaba en el marco de dicha campaña publicitaria. Inditex, como titular de la marca ZARA ejercitó acciones de violación de marca contra dicho prestador de servicios al considerar que Buogiorno en su campaña publicitaria se había aprovechado del renombre de la marca y había causado un perjuicio a dicho renombre.

El Tribunal Supremo consideró necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE, debido a la diferente redacción de las últimas Directivas en materia de marcas en relación con el uso referencial de una marca ajena (el uso que realiza una persona de la marca de un tercero, para referirse a sus productos o servicios) y, en concreto, a sus requisitos de licitud, esto es, en qué casos está permitido este uso.

Por ello, el Tribunal Supremo español pregunta al TJUE lo siguiente:

¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso «(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos»?

La conclusiones publicadas ayer son relativamente extensas, pues el AG dedica varias páginas a varias cuestiones previas:

• Propone reformular la cuestión prejudicial, para referirla, no a la Directiva 89/104/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, sino a la posterior Directiva 2008/95/CE sobre la misma materia (art. 6.1.c), aplicable ratione temporis al litigio principal.

• Procede a analizar la admisibilidad de la cuestión prejudicial planteada (Inditex e implícitamente la Comisión UE habían objetado su admisibilidad o pertinencia) y

• Sostiene la coexistencia y distinto alcance (aplicación no necesariamente excluyente) de dos normas: el art. 6.1.c de la Directiva 2008/95 (sobre los requisitos de licitud de los usos referenciales de marca) y el art. 5.2 de esa misma Directiva (sobre el uso de marcas renombradas). Téngase en cuenta que Inditex había alegado que un tercero que hace un uso de una marca renombrada ilícito con arreglo al artículo 5.2 de la citada Directiva, no puede invocar un uso «referencial».

El significado de la expresión “justa causa” que según el art. 5.2 de la Directiva 2008/95 haría lícito el uso de una marca renombrada, no es equivalente a la expresión «uso […] conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial», prevista en el art. 6.1 in fine de la Directiva, respecto de los usos referenciales. La primera expresión (“justa causa”) se refiere desde la perspectiva del tercero que usa la marca renombrada, mientras que la segunda (“prácticas leales en materia industrial o comercial”) debe interpretarse desde la perspectiva de los intereses legítimos del titular de la marca que es objeto de un uso referencial.

A la vista del iter legislativo de la Directiva 2015/2436, el AG argumenta que es evidente que la modificación que se introdujo en el art. 14.1.c de la Directiva (UE) 2015/2436  pretendía incluir o introducir algunos ejemplos adicionales de uso referencial lícito, como por ejemplo el uso que «se realice con el fin de llamar la atención de los consumidores sobre la reventa de productos auténticos que inicialmente fueron vendidos por el titular de la marca o con su consentimiento» y el uso que «responda a fines de parodia, expresión artística, crítica o comentario».

Por tanto, ello, junto con el análisis de la jurisprudencia relevante, lleva al AG a concluir que el texto del art. 14.1.c la Directiva 2015/2436 no es aclaratorio del art. 6.1.c de la Directiva 2008/95 Directiva 2008/95 sino ampliatorio (apdos. 78 y ss.).

En vista de lo anterior, el AG propone al TJUE responder a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo del siguiente modo:

«El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el uso, en el tráfico económico, de la marca, “a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos”, al que alude ahora el artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, no está comprendido en el ámbito de aplicación de esa primera disposición, salvo que sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio de ese tercero.»

Según esta interpretación, el uso de la marca ZARA realizado por Buongiorno (que no era ‘necesario’ para designar sus servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil), no estaría amparado por el uso referencial previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 2008/95/CE, que era la norma aplicable en el momento en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados.

Queda por ver si el TJUE acoge finalmente esta postura en su sentencia, que se dictará en los próximos meses.

Raúl Bercovitz Álvarez y Francisco Arroyo

Socios de Santiago Mediano Abogados