El TJUE avala las tesis de Inditex en su conflicto con Buongiorno por usar la marca Zara en un sorteo

El Tribunal de Justicia de la UE dicta Sentencia en el Asunto C-361/22 (Inditex c. Buongiorno), sobre los requisitos de licitud del uso de marcas ajenas

El 11 de enero de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) publicó en su portal la Sentencia de su Sala Cuarta en el Asunto C-361/22 (Inditex c. Buongiorno), en relación con una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo español.

El litigio principal enfrenta a Inditex con la empresa Buongiorno Myalert que en 2010 para publicitar sus servicios de información en Internet ofrecía como obsequio la participación en un sorteo en el que uno de los premios era una supuesta “tarjeta regalo de ZARA”. En dicha campaña publicitaria el suscriptor veía aparecer en la pantalla el signo «ZARA» enmarcado en un rectángulo que evocaba el formato de las tarjetas de regalo. Inditex, como titular de la marca ZARA ejercitó acciones de violación de marca contra dicho prestador de servicios al considerar que Buogiorno en su campaña publicitaria se había aprovechado del renombre de la marca y había causado un perjuicio a dicho renombre.

El Tribunal Supremo español consideró necesario plantear una cuestión prejudicial al TJUE, debido a la diferente redacción de las últimas Directivas europeas en materia de marcas en relación con el uso referencial de una marca ajena previsto en el artículo 37 de la Ley de Marcas (el uso que realiza una persona de la marca de un tercero, para referirse a sus productos o servicios) y, en concreto, a sus requisitos de licitud, esto es, en qué casos está permitido este uso.

En efecto, el Tribunal Supremo español, órgano remitente, señala que, en el artículo 14.1.c) de la vigente Directiva (UE) 2015/2436, se menciona como lícita una conducta general, a saber, «designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca, o […] hacer referencia a los mismos», seguida de la expresión «en particular», y a continuación se menciona una conducta más específica, a saber, «cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio». Dado que el artículo 6.1.c) de la anterior Directiva 89/104 solo hacía referencia a la conducta más específica, el Tribunal Supremo español alberga dudas en cuanto al alcance de la referencia a la conducta general introducida en el artículo 14.1.c) de la Directiva 2015/2436 y desea que se dilucide si se trata de una explicitación de algo que figuraba implícitamente en el artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104 o si el ámbito de los usos «referenciales» fue ampliado por la Directiva 2015/2436.

Por ello, el Tribunal Supremo español preguntó al TJUE lo siguiente:

¿Debe interpretarse el art. 6.1.c) de la Directiva 89/104/CE en el sentido de entender implícitamente incluida en el límite al derecho de marca la conducta más general a la que hace referencia ahora el art. 14.1.c) de la Directiva UE 2015/2436: uso «(d)e la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos»?

Hay que tener en cuenta sin embargo que el artículo 37, letra c), de la Ley de Marcas, en su versión inicial, aplicable ratione temporis a los hechos del litigio principal, constituía la transposición del artículo 6.1.c) de la Directiva 89/104, que fue sustituido por el artículo 6.1.c) de la posterior Directiva 2008/95. Si bien el tenor de la disposición no fue sustancialmente modificado, el Tribunal de Justicia considera necesario reformular la cuestión prejudicial, para referirla al artículo 6.1.c) de la Directiva 2008/95 y no al mismo numeral de la Directiva 89/104/CE:

42.- […] es necesario reformular la cuestión prejudicial denotando que lo que pregunta dicho órgano jurisdiccional es, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que se refiere a cualquier uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, o solamente a un uso de la marca que sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o de un servicio ofrecido por ese tercero.

Pues bien, el Tribunal de Justicia considera que el alcance del artículo 6.1.c) de la Directiva (UE) 2008/95 “es más limitado que el del artículo 14.1.c), de la Directiva (UE) 2015/2436, en la medida en que dicho artículo 6.1.c) se refiere solamente al uso de la marca en el tráfico económico cuando éste sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio” (apdo. 47).

Y puntualiza que el objetivo del artículo 6.1.c) de la Directiva (UE) 2008/95 era “permitir a los proveedores de productos o servicios complementarios de productos o servicios ofrecidos por el titular de una marca que utilicen esta marca para informar al público, de manera comprensible y completa, del destino del producto que comercializan o el servicio que ofrecen o, dicho con otras palabras, del vínculo funcional entre sus productos o servicios y los de dicho titular de la marca” (apdo. 51).

Asimismo, aclara que el espíritu y finalidad de la nueva Directiva (UE) 2015/2436 fue introducir una limitación de los efectos de la marca dirigida con carácter general al uso referencial y ampliar el alcance de la limitación, establecida actualmente en su artículo 14.1.c), y no de proponer una mera aclaración o delimitación del artículo 6.1.c), de la anterior Directiva 89/104.

Con base en esta fundamentación, el Tribunal de Justicia da respuesta a la cuestión prejudicial declarando que:

El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se refiere a un uso de la marca en el tráfico económico por un tercero, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos solamente cuando tal uso de la marca sea necesario para indicar el destino de un producto comercializado o un servicio ofrecido por ese tercero.

Según esta interpretación, el uso de la marca ZARA realizado por Buongiorno (que no era ‘necesario’ para designar el destino de sus servicios de información a través de Internet y de la red de telefonía móvil), no estaría amparado por el uso referencial previsto en el art. 6.1.c) de la Directiva 2008/95/CE, que era la norma aplicable en el momento en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados.

Ahora bien, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo español (órgano nacional remitente), aplicar ahora este criterio interpretativo al artículo 37.1.c) de la Ley de Marcas española, en consonancia con la referida disposición que transpone de la Directiva 2008/95/CE. Y, en definitiva, determinar si, teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto principal, Buongiorno, mediante la referida campaña publicitaria que lanzó en 2010 hizo un uso de la marca ZARA prohibido por el artículo 34 de la Ley de Marcas y, en tal caso, apreciar, a la vista del artículo 6.1 de la Directiva 2008/95/CE, si tal uso era necesario para indicar el destino de un servicio ofrecido por Buongiorno y, en su caso, si dicho uso se había realizado conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

Por Raúl Bercovitz  y Francisco Arroyo