La sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona de 19 enero 2021, resuelve el conflicto planteado entre Vorwerk, titular de una patente europea validada en España que protege la tecnología incorporada en un robot de cocina (popularmente conocido en el mercado por la marca Thermomix®), que en junio de 2019 presentó una demanda de infracción de su patente contra Supermercados LIDL.
La demandada fabrica un robot de cocina similar, pero comercializado a un precio muy inferior, conocido en el mercado con la marca Silvercrest® e identificado comercialmente como ‘Monsieur Cuisine Connect’.
La patente española de la actora reivindica la invención de una máquina de cocina incluyendo ocho reivindicaciones de producto, de las cuales solamente la primera (R1) es una reivindicación independiente, siendo las restantes reivindicaciones dependientes de la primera, por incorporar diversas variantes, accesorios u opciones constructivas basadas todas en la configuración principal.
La demandada, LIDL, se defendió con dos argumentos:
- Por un lado, planteó demanda reconvencional, impugnando la validez de la patente de Vorwerk, por supuesta falta de novedad y actividad inventiva;
- Además alegó que en el proceso de concesión de la patente, el solicitante había incurrido en la prohibición de adición de materia (art. 102.1.c LP), es decir, que había modificado la redacción más allá de lo que permiten las normas —para aclarar su alcance— ampliando el ámbito del derecho de exclusiva que tenía la solicitud en el momento de ser presentada inicialmente; esto es, en su fecha de prioridad.
La controversia se centró en el cumplimiento de los requisitos de novedad y actividad inventiva de la reivindicación principal (R1), que es la siguiente:
- Máquina de cocina (1) con un vaso de agitación o de batido (2), una tapa (3) y una carcasa (4), en donde el vaso de agitación (2) y la tapa (3) pueden ser enclavados de tal manera que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación (2) durante el funcionamiento),
- en donde, además, el vaso de agitación (2) y/o la tapa (3) se enclavan o desenclavan por giro alrededor del eje vertical del vaso de agitación,
- y en donde, debido al giro del vaso de agitación (2) y/o de la tapa (3), se acciona un interruptor eléctrico (46) que libera la alimentación de corriente a una tarjeta de control (42),
- caracterizada porque la tarjeta de control presenta al menos un circuito de mando que influye sobre el mecanismo agitador o batidor y un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada,
- y porque, además, el circuito de mando que afecta al mecanismo agitador se libera a consecuencia de la maniobra del interruptor,
- pero el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.
Alcance de protección de la patente:
El tribunal considera que, aunque los robots de cocina ya eran conocidos, la invención consiste en que la máquina de cocina patentada funciona de forma segura mediante la disposición de unos circuitos que permiten el funcionamiento independiente de los dispositivos de agitación y pesada fundamentalmente, de tal manera que accionado el interruptor se para el funcionamiento del vaso agitador, pero no la función de pesada.
La ventaja, por tanto, consiste en que en el estadio inicial se llena el vaso de agitación sin la tapa, pero una vez puesta la tapa y ya funcionando el mecanismo agitador, pueden pesarse alimentos con la tapa puesta.
Es decir, con independencia de que el vaso esté asegurado o no, o de que la tapa esté abierta o cerrada, siempre y cuando la máquina esté enchufada a la corriente y encendida, se pueden pesar los alimentos, ya que el sistema de pesado es independiente del interruptor que se acciona al fijar el vaso y asegurar la tapa sobre dicho vaso. Esto permite pesar algo colocándolo sobre la tapa cerrada, evitando la necesidad de abrir la tapa. O al revés, se puede pesar con la tapa abierta, colocándolo dentro del vaso.
Objeción de adición de materia
La demandada alega que en la característica 4ª de R1 la redacción final en la patente concedida no estaba soportada por la redacción original tal y como la patente se había solicitado.
Sin embargo, el tribunal considera que un experto en la materia que leyera la totalidad de la descripción, derivaría de manera directa e inequívoca, sin ningún tipo de ambigüedad que cuando en la descripción se está haciendo referencia a “funciones de un mecanismo de pesada” estas funciones refieren implícitamente – presuponen – la existencia de un circuito de mando ligado a una tarjeta de control; tal y como sí aparecen de manera explícita en la descripción originaria en relación a las funciones de agitación y calentamiento.
Se añade que si el inventor hubiera querido incluir una función de pesada no asociada a un circuito de mando de la tarjeta de control lo hubiera dicho. Lo cual, por simple lógica, parecería contrario a una máquina de cocina de estas características en el siglo XXI, pues supondría hablar de una función de pesada sin circuitos eléctricos, más propia del siglo XIX.
Se concluye, por tanto, que la solicitud inicial de la patente EP’898 contempla de manera implícita no literal la existencia y combinación de varios circuitos de mando: pesada, agitación y calentamiento, tal y como recoge la característica [1.04], por lo que no hay “adición de materia”.
Además, la demandada también denuncia adición de materia en la característica 5ª de R1, porque -según alega- la patente concedida excluye u omite la característica “al menos para ciertas funciones de la tarjeta de control” que sí aparecería en la descripción original de la solicitud de patente, provocando una ampliación de materia en forma de ‘generalización intermedia’.
Para el Tribunal, por el contrario, no es que haya una ampliación/generalización sino más bien lo contrario, habría una restricción en la característica R1.5 respecto de lo contemplado en la descripción originaria: así, la descripción original describe cómo la activación del interruptor libera corriente eléctrica para activar al menos ciertas funciones, como pueden ser la función de agitación o la de calentamiento.
Teniendo en cuenta que la función de calentamiento y, por lo tanto, la activación del interruptor para suministrar corriente a un circuito de calentamiento, aparte del circuito de agitación, es eventual (puede estar o no) pues se libera el suministro de corriente del agitador y eventualmente de un elemento calentador, no habría adición de materia. Al contemplarse en la característica [1.05] que solo el interruptor activa la función de agitación se está dentro de las posibilidades que contemplaba la descripción original.
Objeción de falta de novedad
El tribunal declara probado que las tres primeras características de R1 eran conocidas (ya existían en el estado de la técnica). Pero considera que sí existe novedad en otras características de la patente.
Fundamentalmente, el Tribunal considera que la patente de Braun (US 5 329 069) invocada por LIDL como anterioridad que supuestamente destruiría la novedad de la patente de Worwerk, en realidad no recoge la característica R1.6, que es la que recoge la contribución esencial de la invención: que el circuito de mando que afecta al dispositivo de pesada es independiente de una maniobra del interruptor.
En definitiva, la ventaja de la patente de Worwerk consiste en que en el estado inicial se llena el vaso de agitación sin la tapa, pero una vez puesta la tapa y ya funcionando el mecanismo agitador, pueden pesarse alimentos con la tapa puesta; mientras que en la anterioridad invocada (patente de Braun), NO pueden pesarse alimentos funcionando el mecanismo agitador.
Por tanto, la R1 de la patente de Worwerk sí que es novedosa. Y se desestima por ello la objeción de la demandada de falta de novedad como motivo de nulidad de la patente.
Objeción de falta de actividad inventiva (obviedad)
Para evaluar la existencia o no de actividad inventiva en la patente de Worwerk el Tribunal utiliza el método (empleado por la EPO) denominado “problem and solution approach” (método problema-solución), que fundamentalmente pretende evitar una valoración de la actividad inventiva ex post facto. Es decir, se trata de objetivizar el análisis de la obviedad en la fecha en la que se reivindica la prioridad del invento patentado.
Para ello se siguen tres pasos:
1º) La determinación del estado de la técnica más próximo;
2º) La definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el invento patentado; y 3º) partiendo de esos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente; para lo cual se aplica el test “could-would”.
Es decir, no basta que el experto “podría” haber obtenido la invención usando sus conocimientos y siguiendo los pasos descritos en la patente; para establecer la obviedad es necesario concluir que el experto “habría” llegado a la solución propuesta por la patente partiendo del estado de la técnica más próximo.
El Tribunal considera que el estado de la técnica más próximo es una patente europea de Philips invocada por Lidl (Philips EP 0638273). La diferencia entre esta patente anterior y la de Worwerk es que el robot que protege aquélla no dispone de un circuito de mando que afecta a un dispositivo de pesada (R1.4) y, por ello, este elemento -inexistente- tampoco podría ser independiente de una maniobra del interruptor (R1.6).
El tribunal establece que el problema técnico que la patente de Worwerk está dirigida a solucionar es “cómo realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor”.
Pues bien, a la vista de este problema técnico, el tribunal se plantea valorar si la solución dada por la patente de Worwerk era obvia para un experto en la materia partiendo de patente de Philips (EP 0638273) en combinación con patente de Braun (US 5 329 069) o la patente francesa de Ronic (FR 2651982).
Y concluye que en la fecha de prioridad de la patente de Worwerk un experto en la materia no “habría” llegado a la invención reivindicada, porque en las patentes referidas se describen máquinas de cocina con dispositivos de pesada en las que se da por sentado y se asume como algo natural que la pesada de alimentos se hace antes o después del procesamiento de los alimentos o que, si se está en modo de procesamiento de alimentos, no es posible activar la función de pesada, pues se bloquea la estructura.
Y para ilustrar la falta de obviedad del invento, el tribunal cita lo manifestado por uno de los peritos de Worwerk: “Lo que ahora parece tan fácil – que yo pueda cocinar mientras estoy pesando – antes parecía imposible, tan imposible que ni siquiera se deseaba”.
O sea, que existe actividad inventiva porque los dispositivos anteriormente conocidos (y las patentes que los protegían) ni siquiera se planteaban esto como un problema que hubiera que solucionar; no se planteaban esta nueva funcionalidad o mejora de la máquina de cocina: en ninguna de las patentes anteriores se evidencia/sugiere/insinúa que fuera un reto técnico crear una máquina de cocina que además de procesar/agitar permitiese pesar alimentos mediante la activación de manera independiente de ambas funciones (realizar la pesada de alimentos en el recipiente o vaso de agitación con independencia del estado del interruptor).
A pesar de que la solución técnica era sencilla, el tribunal considera que no era obvia. Se declara que un experto en la materia partiendo del estado de la técnica y con la combinación de las patentes mencionadas no habría llegado a la invención, pues no hubiera encontrado siquiera la motivación para hacerlo.
En vista de que el tribunal considera que concurre actividad inventiva en la reivindicación independiente R1, automáticamente deben considerarse también inventivas las demás reivindicaciones -dependientes de R1-
Acción de infracción de la patente
A pesar de que LIDL niega que su robot de cocina incorpore la característica R1.1 de la patente de Worwerk (mecanismo de seguridad), el tribunal considera probada la presencia de esa característica a través de un video aportado por el perito de la actora en el que se muestra la máquina de LIDL funcionando, con el sistema de agitación en movimiento, y cómo al quitar el enclavamiento de la tapa sobre el vaso de agitación se bloquea el giro del agitador, y cómo al volver a enclavar la tapa sobre el vaso el mecanismo agitador vuelve a funcionar.
También rechaza el tribunal que la presencia de un “orificio de rellenado” en la máquina de cocina de LIDL impida tener por incorporada la característica R1.1 citada (bajo el razonamiento de que MCC tiene en la tapa un orificio de llenado por el cual es posible la intervención en el interior del vaso agitador cuando el mecanismo de agitación está en funcionamiento).
El tribunal declara que, según lo dispuesto en el art. 69 del CPE, la característica R1.1 debe interpretarse a la luz de la descripción y los dibujos; por lo que un experto en la materia, a la vista de la figura núm. 1 de la patente de Worwerk (en la que aparece una tapa con un orificio de llenado -imagen 3-), entendería que cuando la R1.1 dice que no sea posible una intervención dentro del vaso de agitación durante el funcionamiento, no se refiere a las intervenciones “intencionales” dentro del vaso o a las propias del procesado de alimentos a través del orificio de llenado (figura 1), sino que se está refiriendo a intervenciones “no intencionales o accidentales” dentro del vaso de agitación, es decir, “por motivos de seguridad” como explicita la descripción de la patente.
Decisión del Tribunal
En conclusión, el Tribunal considera probado (a) que la patente española ES 2 301 589, titularidad de la actora Vorwerk, es válida al concurrir en ella los requisitos de novedad y actividad inventiva y no apreciarse el vicio de adición de materia alegado por Lidl; (b) que la máquina ‘Monsieur Cuisine Connect’ que comercializa la demandada Lidl, reproduce todas y cada una de las características de la reivindicación primera (R1) de la patente titularidad de Vorwerk, incluida la característica R1.1, tal y como la interpreta el tribunal; y, en consecuencia, está realizando actos explotación directa de dicha invención prohibidos por el art. 59 de la Ley de Patentes de 2015.
Por ello, el tribunal estima la demanda de Worwerk y declara la infracción por Lidl Supermercados S.A. de la patente española ES 2 301 589, validación en España de la patente europea EP 1 269 898, titularidad de Vorwerk (desestimando asimismo la acción de nulidad de patente interpuesta por Lidl).
En consecuencia, el tribunal prohíbe a LIDL importar, publicitar o comercializar la máquina ‘Monsieur Cuisine Connect’, por vulnerar los derechos de exclusiva que se derivan de la patente. Y condena a LIDL a retirar del mercado todas las unidades de la máquina litigiosa que se encuentren en su poder y en el de sus distribuidores, así como todo material publicitario.
También condena a LIDL a indemnizar a Worwerk los daños y perjuicios generados por la infracción, en la cuantía que, de conformidad con el art. 74.5 de la Ley de Patentes de 2015, se determinará en la fase de ejecución de la sentencia una vez ésta se convierta en firme… lo cual puede tardar si LIDL, como es previsible, interpone recurso de apelación contra esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª),
La sentencia solo afecta al modelo ‘Monsieur Cuisine Connect’, el que tiene la pantalla táctil, para su comercialización en España. Otros modelos de este robot de cocina (por ej. el modelo Monsieur Cuisine Plus) no incorporan el sistema de pesado patentado y, por ello, no están afectados y pueden seguir comercializándose sin problemas.
Probablemente, Worwerk utilice esta sentencia como referencia para intentar replicar este éxito judicial en otros países europeos en los que tiene patentes en vigor que protegen su robot de cocina (Thermomix ®).
Reflexiones finales
Lo más llamativo del presente caso, y quizá en términos jurídicos lo que importa a los abogados de patentes, es que el tribunal concede validez a una reivindicación de una patente mecánica (R1) alguna de cuyas características está formulada en términos de la funcionalidad perseguida (por ejemplo, R1.6, la independencia del interruptor y el dispositivo de pesada) que es casi el efecto técnico perseguido, más que la forma de conseguirlo. Se trata, por tanto, de una reivindicación redactada en términos muy amplios.
Es más, el propio tribunal reconoce que la actividad inventiva estaría más en la nueva funcionalidad que se incorpora a la máquina de cocina (independencia del proceso de agitación respecto del proceso de pesado) que en la forma de conseguirlo, la cual es muy simple. Expresamente se concede que la solución técnica que ofrece la patente “es muy sencilla”; y, a pesar de ello, se estima la existencia de actividad inventiva.
Es muy significativa la declaración del tribunal cuando declara que «por la sencillez de la invención cualquier experto técnico hubiera “podido” llegar a ella. Ahora bien, como bien dice el perito… en su informe, “en la sencillez reside precisamente la actividad inventiva pues el experto en la materia debe superar la barrera mental de que nadie haya hecho antes algo tan pretendidamente simple”».
En este caso, parece que el tribunal se ha fijado más en la creatividad de plantearse un nuevo problema (nueva funcionalidad) que en la solución dada al mismo en la patente.
[Artículo publicado originalmente en Diario Jurídico]
Raúl Bercovitz | Socio
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