A partir de este próximo 14 de enero, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) asume competencias para resolver las acciones de nulidad y caducidad por vía directa contra registros de marcas y nombres comerciales registrados en España, competencias que, hasta la fecha, tenían asumidas los tribunales civiles y que seguirán manteniéndolas únicamente cuando estas acciones se ejerciten en vía reconvencional en un procedimiento por infracción de marca.
Las bases de las acciones de nulidad y caducidad seguirán siendo las mismas, modificándose sólo los procedimientos y competencias. En síntesis, estos procedimientos podrán presentarse cuando concurran las siguientes circunstancias:
- Nulidad:
- Prohibiciones absolutas (se trate de marcas descriptivas, carentes de distintividad, engañosas, registro efectuado de mala fe, etc.);
- Prohibiciones relativas (por incompatibilidad con marcas y otros derechos anteriores).
- Caducidad:
- Falta de uso de la marca;
- Vulgarización de la marca por haberse convertido en la designación habitual del producto o del servicio;
- Marca que induzca a error sobre la acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios con ellos identificados.
El origen de esta modificación legislativa y la asunción de estas nuevas competencias por la OEPM tiene su origen en la Directiva 2015/2436, traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante Real Decreto-Ley 23/2018.
Esta modificación supone una simplificación de los procedimientos de nulidad y caducidad, nuevos procedimientos administrativos que van a sustanciar totalmente por escrito, sin posibilidad de celebración de vistas, lo que puede suponer un acceso más sencillo a los usuarios al ejercicio de estas acciones.
Respecto a los plazos de resolución, están fijados por la Ley de Marcas en su Disposición Adicional Quinta, siendo el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver los procedimientos de nulidad de 24 meses y de 20 meses para los procedimientos de caducidad.
Entre las cuestiones a destacar, cabe mencionar que esta modificación va a implicar que la OEPM entre a examinar por primera vez el registro de marcas efectuada de mala fe, motivo hasta la fecha únicamente era examinado en vía judicial. Sobre resto de motivos de nulidad y caducidad (prohibiciones relativas y absolutas, falta de uso), la OEPM sí tiene experiencia, pues son objeto de examen en los procedimientos de registro y oposición de los que habitualmente conoce este organismo.
Estas modificaciones suponen que debamos trasladar a nuestros clientes la importancia de mantener un dossier actualizado de uso de sus marcas, al verse incrementando el riesgo de acciones de cancelación por falta de uso, además de poder ser requeridos en una eventual acción de nulidad en la que actúen como demandantes.
Por parte de la OEPM ya existe una previsión de un gran número de solicitudes de nulidad y caducidad, en particular de caducidades por falta de uso, debido a que la existencia de este nuevo procedimiento administrativo, que resulta más sencillo y con costes más asequibles que aquellos de un procedimiento judicial, puede animar a los usuarios del sistema español de marcas a cancelar marcas de terceros que pudieran suponer un obstáculo a nuevos registros o con los que hayan podido tener un conflicto en el pasado.
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